浅论专利实施例的法律效力

rikokushin

内容摘要：专利权利要求书以专利说明书为依据，说明专利保护的范围。专利实施具体方式是专利说明书的组成部分，它是专利说明书的必要组成部分。专利实施例是对发明或者实用新型的实施具体方式的举例说明，它不是说明书的必要组成部分。如果来源于实施例的权利要求的技术特征没有公开在说明书中解决技术问题的技术方案中，那就没有得到说明书的充分支持，就不能得到专利的有效保护。实施例撰写应当与解决技术问题所采用的技术方案相一致，并应当对权利要求的技术特征给予详细解释，以支持权利要求。

关键词： 专利说明书、专利权利要求书、专利实施例、技术方案、技术特征

在我国发明、实用新型专利申请文书和有效专利文书中经常出现专利权利要求书中表述的技术特征只在专利实施例中描述，在专利说明书其它部分没有描述。这种情况在实用新型专利文书中尤其突出。在专利无效程序中和专利侵权诉讼中，利害关系人经常因此对专利的有效性提出质疑，从而否定专利的有效性。这导致我国专利行政执法界与司法界对之理解不一。有些案件认定专利无效，有些案件则相反认定专利有效。由于对这个问题没有详细可操作性的规定从而引起专利执法的混乱。专利实务中，我国的发明专利和实用新型专利的说明书都要求有专利技术方案的一个或多个实施例。我国《专利法》没有规定说明书中实施例的法律效力、地位、作用。《专利法实施细则》对之有所规定，但规定得不详细，可操作性不强。我国知识产权局颁布实施的《审查指南》对之规定较为详细，但它是知识产权局颁布实施的部门规章，其法律效力比较低。由于我国对专利实施例的立法不系统、不周全，从而导致专利行政执法、司法过程中的一系列法律疑难问题。厘清这问题要从法理、专利法律的规定对之予以阐明。

    一、 我国专利法律制度对说明书中实施例的规定

    如上所述，我国专利法虽经过两次大的修改都没有明确规定专利说明书是否应有实施例、它是否属于说明书必要组成部分等一系列法律制度。我国1985年、1992年、2001年《专利法实施条例》对专利具体实施方式及其实施例的规定各不相同。1985年和1992年的《专利法实施细则》第十八条：“发明或者实用新型专利申请的说明书应当按照下列方式和顺序撰写…（八）具体实施方式，详细描述申请人认为实现发明或者实用新型的最好方式，在适当的情况下，应当举例说明；有附图的，应当对照附图说明。”（黑体字为1992年修改时增加的。）1992年的《专利法实施细则》在1985年的基础上修改而成，内容一样，只表述的方式和个别用词不一样。1985年的《专利法实施细则》规定了具体实施方式是专利说明书的组成部分，却没有规定专利实施例。专利实施例是1992年修改《专利法实施细则》时增加的。2001年《专利法实施细则》第十八条“说明书应当包括下列内容…（五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式；必要时，举例说明；有附图的对照附图。”（黑体字部分是在1992年《专利法实施细则》的基础上修改而成。）通过对修改前后的《专利法实施细则》的对比，我们可知：具体实施方式与专利实施例是不相同的两个概念，具体实施方式是说明书中解决技术问题的技术方案或者权利要求中的技术特征的具体技术实施措施；实施例是专利具体实施方式的举例说明；具体实施方式是专利说明书必要的组成部分；专利实施例是用来说明专利具体实施方式的，是专利申请人根据具体情况选择确定，不是专利说明书的必要组成部分。1992年的《专利法实施细则》对之表述为：“在适当的情况下，应当举例说明；” 2001年《专利法实施细则》对之表述为：“必要时，举例说明”。由此可知，我国《专利法实施细则》有关专利实施例的规定不是法律强制性的规定，是倡导性的规定。根据我国专利审查的实践，一份符合法定要求的专利说明书必须具有具体实施方式，但不一定具有专利实施例，也就是说专利实施例不是专利说明书的法定必要组成部分。专利权利要求的技术方案能否得到专利说明书的支持关键是看能否得到专利说明书的必要组成部分的支持。

    二、 专利实施例所涉及的技术特征能否得到专利有效保护的问题

    这问题涉及以下三个方面：第一，实施例的技术特征没有归纳到专利权利要求书的技术方案之中；第二，实施例中的技术特征源于专利说明书中要解决技术问题的技术方案之中，同时也归纳到专利权利要求书的技术方案之中；第三，实施例中的技术特征归纳到专利权利要求书中的技术方案之中却只在实施例或者具体实施方式之中描述。要回答这问题就必须弄清专利权要求书与专利说明书的法律关系。

    我国《专利法》第二十六条规定：“权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。”“专利说明书是专利申请人向国家知识产权局提交的公开其发明或者实用新型技术方案的文书”[1]（p192），它包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式五个必要组成部分，其核心部分是发明内容即发明公开的技术方案。我国《专利法》第二十六条明确界定专利说明书的基本要求是：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整地说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。《审查指南》从专利审查的角度对它较为详细界定。“一份完整的说明书应当包括下列各项内容：（1）帮助理解发明或者实用新型不可缺少的内容；（2）确定发明或者实用新型具有新颖性、创造性和实用性所需的内容；（3）再现发明或者实用新型所需的内容。”[2]（p2—12） 再现发明或者实用新型所需的内容相当广泛，包括专利说明书中的附图、技术方案的具体实施方式、专利实施例，但主要是指技术方案的具体实施方式和实施例。

    （一）实施例的技术特征没有归纳到专利权利要求书的技术方案之中     

    实施例的技术特征没有归纳到专利权利要求书的技术方案中就不是专利权利要求的组成部分，没有专利的法律效力，不能得到专利的有效保护。根据我国专利法的相关规定和国际社会专利保护的基本原理，确定专利保护的范围以权利要求书为准，而说明书是解释权利要求的依据。我国《专利法》第二十六条第四款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。”我国知识产权局颁布的《审查指南》明确规定：“权利要求书应当以说明书为依据，说明发明或者实用新型的技术特征，清楚并简要地表述请求专利保护的范围。”[3]（p2—22） 我国《专利法》第五十六条第一款规定：“发明或者使用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及其附图可以用于解释权利要求。”从以上的法律规定来看，即使实施例的技术特征在专利说明书中任何部分清楚完整地描述了，但是如果它没有被归纳到专利权利要求书中，那就不能视为权利要求的技术特征的必然组成部分，就不是要求专利保护的技术特征，因此这些技术特征没有纳入到专利的保护范围，没有专利上的法律效果，不能得到专利的有效保护。

    （二）实施例中的技术特征源于专利说明书中要解决技术问题的技术方案之中，同时也归纳到专利权利要求书的技术方案之中   

    实施例的技术特征源于专利说明书中要解决技术问题的技术方案，同时也归纳到专利权利要求的技术方案之中，它属于专利权利要求的组成部分，属于专利保护的范围，具有专利的法律效力，能够得到专利的有效保护。专利说明书核心部分是发明或者实用新型的内容。它由发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决技术问题采用的技术方案和与现有技术相比所具有的有效技术效果三部分组成。“发明或者实用新型所要解决的技术问题是指发明或者实用新型要解决的现有技术中存在的技术问题。专利说明书公开的技术方案应当能够解决这些技术问题，否则就不具有实用性。一件发明或者实用新型专利的核心是其在说明书中公开的技术方案。”[4]（p2—16，17）

    “技术方案是专利权人或申请人对其要解决的技术问题所采取的技术措施的集合。技术措施通常是由技术特征来体现的。技术方案这一部分，至少应反映包含全部必要技术特征的独立权利要求的技术方案，还可以给出包含其它附加技术特征的进一步改进的技术方案。一般情况下，说明书技术方案部分首先应当写明独立权利的技术方案，其用语应当与独立权利要求的用语相应或者相同，以发明或者实用新型必要技术特征总和的形式阐明其实质，必要时，说明必要技术特征总和与发明或者实用新型效果之间的关系。然后，可以通过对该发明和实用新型的附加技术特征的描述，反映对其作进一步改进的从属权利要求的技术方案。”[5]（p2—17）实施例的技术特征源于专利说明书中要解决技术问题的技术方案，说明这些技术特征是对说明书中技术方案的举例说明，得到了说明书的核心组成部分的支持；也说明实施例的技术特征是专利具体实施方式的举例说明，符合我国《专利法实施细则》第十八条的相关规定。

    “专利权利要求通常由公开的一个或者多个实施方式或实施例中的技术方案或技术特征概括而成。权利要求的概括应当适当，使其保护范围正好适应说明书所公开的内容。”[6]（p2—25）实施例的技术特征归纳到权利要求书的技术方案之中说明了实施例的技术特征纳入到权利要求的保护范围之中，而专利保护的范围以权利要求书所公开的技术方案为准，因此实施例的技术特征是专利权利人或者申请人申请保护的范围，符合专利法规定和专利保护的基本原理，具有专利的法律效果，能够得到专利的有效保护。

    （三）实施例中的技术特征归纳到专利权利要求书中的技术方案之中却只在实施例或者具体实施方式之中描述      

    实施例中的技术特征只在实施例或者具体实施方式之中描述，这说明它不是源于说明书中解决技术问题的技术方案，虽然他被归纳到专利权利要求书的技术方案之中，一般来说实施例的技术特征没有得到说明书的充分支持，因此不能理解为专利权利要求的范围，不具有专利的法律效果，不能得到专利的有效保护。“专利权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求书应当得到说明书的支持。权利要求书不仅应当在表述形式上得到说明书的支持，而且应当在实质上得到说明书的支持。就是说，权利要求书中的每一权利要求所要求保护的技术方案应当是所属领域的技术人员能够从说明书中公开的内容直接得到或者概括得出的技术方案，并且权利要求的范围不得超出说明书记载的内容。”[7]（p2—24）可以肯定地说，专利说明书中的专利实施例或者具体实施方式是专利说明书的组成部分。那又为什么说被归纳到权利要求书中却只出现实施例或者实施方式中的技术特征不能得到专利的有效保护呢？

    根据我国知识产权局颁布实施的《审查指南》的规定：“在判断权利要求是否得到说明书的支持时，应当考虑说明书的全部内容，而不是仅限于具体实施方式部分的内容。如果说明书的其它部分也记载了有关具体实施方式或者实施例的内容，从说明书的全部内容来看，能说明权利要求的概括是适当的，则应当认为权利要求得到了说明书的支持。”[8]（p2—26）根据我国2001年修订后的《专利法实施条例》第十八条的规定专利说明书的内容包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式五个部分组成。“说明书的其它部分”是指除具体实施方式以外的其它四个部分。实施例是专利具体实施方式的举例说明，包括在具体实施方式之中。因此《审查指南》的规定说明：被归纳到权利要求的技术特征除描述在实施例或者具体实施方式之中以外还必须描述在专利说明书的其它部分，否则就被认为权利要求没有得到说明书的支持，不能得到专利的有效保护。这也就是说，被归纳到权利要求的技术特征只描述在实施例或者具体实施方式中属于专利权利要求概括不适当，该技术特征没有得到说明书足够充分的支持，从而不能得到专利的有效保护。

    我国的专利法学者有的也持以上观点。“如果专利说明书中含有实施例或者关于发明的功能或者效果的实施例，解释权利要求是不能以这些例子为准，尤其是，某一产品或者方法含有专利说明的例子中所没有提到的额外特征，或者缺少这些例子中所提到的特征，或者没有实现这些例子中所提到的一切目的，或者没有产生这些例子中所提到的一切优越性，不应仅仅因为这样的事实而将这种产品或者方法排除在专利权保护的范围以外。”[9]（p225—226）这段话的实质含义是：实施例的技术特征不能用于解释权利要求，权利要求的技术特征的解释以专利说明书技术领域、技术背景、发明内容、附图说明为准，尤其以发明内容为准。如果专利说明书其它部分公开了技术特征而实施例没有这些技术特征，那么这些技术特征可以用来解释权利要求。相反，如果实施例中提到了某些技术特征而说明书其它部分没有公开它们，这些技术特征不能用来解释权利要求。

    三、 对上述问题的解决

    笔者认为，把我国现行《专利法》第三十三条修改为： “权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利权利的发明或者实用新型的技术特征，清楚并简要地表述说明要求专利保护的范围。”同时配套修改我国《专利法实施细则》第十八条第一款第五项为“说明书应当包括下列内容…（五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明内容或者实用新型内容的优选方式；必要时，举例说明具体实施方式，也可以直接举例说明发明内容的技术特征，举例说明所涉及的新技术特征不视为发明内容的必要组成部分；有附图的对照附图。”这样修改理由：第一，专利保护范围以专利权利要求书为准，而权利要求的技术特征又以说明书中的发明技术方案为依据；第二，专利具体实施方式是专利说明书的必要组成部分，专利实施例不是说明书的必要组成部分；第三，专利实施例是对专利说明书中的发明内容的举例说明，便于专利审查员和社会公众的理解；如果专利实施例所涉及的技术方案没有归纳到专利说明书的发明之中，即使归纳到专利权利要求书中，也不能得到专利的保护，因为这种状况可以视为专利权利要求没有得到专利说明书足够充分的支持。

    总之，我国专利法实施的时间不长，加入WTO以后，知识产权保护是我国不可回避的问题。鉴于我国的企业、自然人对专利制度较为陌生，专利法知识也有一个逐步的普及过程。而我国的《专利法实施细则》及其《审查指南》要求专利说明书撰写一定量的专利实施例。因此，我国在以后修改《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》时，应对专利实施例的法律地位、法律效果予以明确、详尽地规定，以利于对我国专利的有效保护，从法律制度上保证我国成为科技创新型的国家。

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详细写明申请人认为实现发明内容或者实用新型内容的优选方式；必要时，举例说明具体实施方式，也可以直接举例说明发明内容的技术特征，举例说明所涉及的新技术特征不视为发明内容的必要组成部分；有附图的对照附图。”这样修改理由：第一，专利保护范围以专利权利要求书为准，而权利要求的技术特征又以说明书中的发明技术方案为依据；第二，专利具体实施方式是专利说明书的必要组成部分，专利实施例不是说明书的必要组成部分；第三，专利实施例是对专利说明书中的发明内容的举例说明，便于专利审查员和社会公众的理解.